赵禹涵 | 注册商标使用风险防控

2023年2月18日，由知产前沿新媒体主办的“全球商标战略峰会（GTSS 2023）”在北京天坛假日酒店圆满闭幕，本次大会吸引了线上与线下近500位IP专业人士参加，现场交流互动热烈。

商标想要获得注册需要行政阶段的各种审核，例如是否有商标的显著性特征、与在先商标是否构成近似等，所以商标获得注册具有一定难度，企业也历来较为重视商标授权前的阶段。但对于注册商标而言，获得注册仅仅是其漫长生命的第一步，获得注册后，还会面临种种考验与风险，部分企业对商标注册后可能面临的风险认识不足，重视程度不高。

弼兴律师事务所合伙人赵禹涵为本次大会带来“注册商标使用风险防控”的相关观点分享。知产前沿现将赵律师的现场主题发言内容整理成文，供知识产权业内人士参考学习。

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目次

   一、使用注册商标侵权的风险（一）不当使用导致侵犯他人的商标权（二）侵犯他人除商标权以外的其他合法权利二、注册商标使用中的权利稳定性风险（一）未及时进行续展（二）存在被无效的事由（三）连续三年无正当理由不使用（四）使用不当丧失显著特征三、注册商标进行维权的风险

一、使用注册商标侵权的风险

使用注册商标造成侵权产生风险主要有以下两方面，一方面是不当使用导致侵害他人的商标权，另外一方面注册商标本身就侵害他人除商标权外的其他合法权利。

（一）不当使用导致侵犯他人的商标权

不当使用主要是指超出了核定范围进行使用或者改变商标标样进行使用，超范围使用简单来说就是本来注册在蔬菜上的商标却超范围使用在水果上，当然有可能侵害他人在水果上的商标权，改变图样的话则是我们获得注册的是A图样，实际却使用A+、A-、Apro等图样，这样的行为同样会产生侵权的风险。为什么会有这样的风险产生呢？我们先来看看《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）是如何对商标专用权范围进行规定的。《商标法》第五十六条规定：注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，所以无论是超范围还是更改图样进行使用都已经超出了商标专用权的范围。同时《商标法》第二十三条规定：注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。第二十四条规定：注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。可见《商标法》对超范围或者是改变图样，都要求应当重新注册申请。这样我们也就不难理解为什么不当使用会构成商标侵权了。大多数企业使用自己的注册商标过程中，如果有人对该行为提起了商标侵权诉讼，很多人第一个抗辩理由往往是该行为属于使用自己注册商标，不构成商标侵权。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定：原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。如果说企业是在核定商品项目上使用己方核准注册的商标，尽管有人提起了诉讼，法院也会首先告知其向国家知识产权局申请解决，只有当商标被无效宣告后才能继续相应的商标侵权诉讼。但如果己方企业超出了核定商品的范围或者改变了显著性特征，对于他人对己方企业的诉讼，法院就应当受理，并对是否侵权作出更进一步的裁判。在《商标法》征求意见稿（2023）第六十四条更进一步的明确了此类自行改变注册商标应当依法承担相应的民事或刑事责任。下面我们以泸州老窖股份有限公司与泸州老池酒业集团有限公司、四川省泸州市酒厂侵害商标权纠纷案为例来了解一下什么是改变了商标的显著性特征而导致侵权。被告泸州老池酒业集团有限公司为“泸池”商标权人，但其实际使用的商标图样却是“泸池老窖”，泸州老窖股份有限公司发现该行为认为侵犯了自己“泸州老窖”的商标权随即向法院提起了商标侵权诉讼。法院经审理认为，虽然被告系文字商标简体隶书“泸池”的商标权人，但其在被控侵权产品上使用的是繁体近似行书的“瀘池老窖”，两者在字形上差异较大，这种对商标的不规范使用，也明显具有攀附原告商誉的故意，对于被告使用自有商标权的抗辩不予采纳，认定被告的行为构成商标侵权。实践中也存对图样进行了一些改变但并不认为是改变了显著性特征的行为，比如将未指定颜色商标使用着色图样，这也是很多代理机构建议客户注册黑白图样的商标的主要原因。省略或添加相关行业的通用名称，如晶科能源使用成晶科或者互换使用。外文商标的大小写互换或者文字商标字体的互换也是常用方式，如把宋体文字改成微软雅黑文字等。是否改变了商标的显著性特征界限是什么呢，打一个形象的比方我们可以给商标“化妆”，让其更美观，在市场上更容易推广，这样的行为一般不会认为改变了显著性特征，但如果给商标进行了“整容”，尤其是将其变成所谓的“明星脸”，进行傍名牌、搭便车行为，便很有可能被认定为商标侵权行为。

（二）侵犯他人除商标权以外的其他合法权利

《商标法》第九条规定：申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。第三十二条规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人己经使用并有一定影响的商标。商标局在进行商标授权审查时不会对是否侵犯其他人除商标权以外的在先合法权利进行审查，从这方面看，商标局根本没有进行过审查，那么使用自己的注册商标当然不能成为不侵犯他人其他合法权益的免责事由。实践中把别人在先的美术作品、外观设计专利直接申请商标注册的案例这样明显侵权的案例相对较少，更常见的是商标确实是自己独创的，但不够美观，选择了一些别人商业字库中字体对商标进行美化，而导致侵权的案例更多一些。例如：原告汉仪公司发现被告笑巴喜公司在其注册商标“笑巴喜”中，未经许可使用原告享有著作权的秀英体，并在其生产、销售的产品上，使用该注册商标。向法院提起了商标侵权诉讼请求判令被告停止使用并承担赔偿责任。被告辩称：1. 字库中的单字并不能作为美术作品给予权利保护，因此不构成侵权；2. 笑巴喜商标经过国家商标局核准注册，取得了商标注册证，被告商标未被注销前是属于合法使用。法院经过审理后认为：1. 涉案秀英体字库中具有独创性的单字构成受著作权法保护的美术作品，被告对汉仪秀英体字库中具有独创性单字的使用行为构成侵权。2. 被告注册商标中使用汉仪秀英体，无形中增加了该商标标识的整体美感，增强了该商标的识别性和显著性,提升了该商标标识的市场影响力，《商标法》第九条规定申请注册的商标，应当有显著性，便于识别，并不得与他人在先合法取得的合法权利相冲突。据此，涉案商标虽经核准注册，但其文字部分所使用的秀英体未经著作权人原告的许可，该行为属于商标法明示禁止的行为，据此支持了原告要求被告停止使用并赔偿损失的请求。

二、注册商标使用中的权利稳定性风险

未及时进行续展、存在被无效的事由、连续三年无正当理由不使用、使用不当丧失显著特征是商标从有效变为无效的常见情形。

（一）未及时进行续展

商标续展较为简单，我们只需要关注好商标的期限及时进行续展即可，但是需要注意续展方面的规定在域外和中国是不同的，因此尤其要对域外商标进行格外的关注，以免错过续展时间。

（二）存在被无效的事由

商标本身存在被无效的事由种类较多，这类情况多是商标在出生时就“带病出生”，这种情况也很难通过后天的行为进行补救，比如上文提到的商标本身是他人的美术作品又或者是恶意注册以及以不正当手段骗取到注册等，这类情况更需要我们在进行商标布局时就要进行规避，所以今天我们也不详细的展开讨论。

（三）连续三年无正当理由不使用

商标连续三年无正当理由不使用会面临撤销，此外《商标法》征求意见稿还规定注册商标满五年后要在一年内提交商标使用说明，如果没有提供也有可能导致商标被撤销。那么，为什么会出现企业对商标注而不用呢？主要原因还是对商标授权以后的保护力度不够，比如商标被抢注后想要再拿回来的难度比较高，时间周期也比较长，这也导致企业需要进行前瞻性的布局，宁可备而不用，不能用而不备。抖音集团从视频分享做到团购、外卖，喜茶从饮品做到面包、冰淇淋，王者荣耀从在线游戏到键盘鼠标、服装、玩具都注册了商标，如果这些企业没有做前瞻性的保护仅在核心的类别进行注册，大概率在后续的类别上都将被抢注，企业就需要花费巨大成本把这些商标拿回。从时间成本上来讲，如果企业原本就注册了相关商标，需要投入市场时可以立刻投入市场，如果没有注册相关商标，就可能先要去解决相关争议再来投入使用，解决商标争议的过程可能是几年，也可能更长，在这过程中很有可能使企业丧失市场。从经济成本上考虑，申请注册一个商标花费几百至几千元不等，但如果想要无效或者购买一个商标，成本可能就是几万，几十万，几百万乃至更多，所以对企业来说，进行前瞻性注册是一个最优选择。前瞻性的去申请注册一些商标很可能出现获得了注册单并未实际使用的情形，这个时候我们商标就面临被撤销的风险，主流应对撤销方法有两种，一种是主动策略——因为仅能对已经注册满3年的商标提起撤销申请，我们只需要每隔三年重新注册一次未实际使用的商标，那么我们总能保证有商标处于不可撤销的状态；另外一种是被动策略——以不变应万变，当我们收到提供使用证据通知后才开始着手应对，具体为立即重新进行注册申请，并且对通知进行答辩、复审乃至诉讼等程序，为重新申请争取到时间。不过今年1月发布的《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》第二十一条明确提出了禁止重复申请：申请注册的商标不得与申请人在同一种商品上在先申请、己经注册或者在申请日前一年内被公告注销、撤销、宣告无效的在先商标相同。将会对我们的撤销应对策略造成一定影响，但法条表述的是禁止在同一种商品上申请相同商标是否会进一步对类似商品上的近似商标也一并规制还有待后续的明确。那么我们对商标进行了使用在面临撤三时是否能获得维持注册呢？其关键在于我们能否想向法官或审查员提供证据证明我们实际在核定项目上对核定注册商标进行了使用，我们在提供证据可需要注意以下几个要点使用图样、使用项目、使用主体、使用时间、使用地域、是否公开使用、是否有真实使用的意图、合法使用以及商标性使用。比如使用图样上，需要注意提交的证据是否体现商标的标样，如果没有体现商标图样，一般情况下不能认为是对该商标的使用，但如果我们该权利人名下有且仅有一件注册商标，可以推定是对该商标的使用，如果能够体现标样，该标样是否改变了显著性特征，改变的商标显著性特征的使用行为也不能视为对该商标的使用。在使用项目方面，比如手机和电脑互为类似商品，若实际使用商品的为手机，但注册商品是电脑，此时提供手机的使用商标证据并不能使在电脑上的注册商标获得维持。如果在手机和电脑都注册了商标，提供了任一使用商标的证据，手机和电脑的注册商标都能得到维持，这也就要求企业在商标布局时务必选择会实际使用的商品，如果实际使用的商品为非规范商品，我们可以选择使用使用商品的上位概念进行申报或者直接申报非规范商品。使用主体相对简单一些，必须是商标权人、被许可人或不违背商标权人意志的其他使用人。使用时间是撤销申请提出之日起倒推三年，比如撤销申请在2021年1月1日提起，就需要证明2018年1月1日到2020年12月31日使用过注册商标。使用地域必须是在中国大陆地区，根据《商标审查及审理标准》产品在大陆生产，销售到海外，也可以被认定是在大陆使用。公开使用方面，一些企业内部的使用形式可能不会被认为公开使用，例如使用在企业内部的网站上、内部刊物上。真实使用要求商标权人需要有真实使用的意图，不能是为了维持商标权为目的的象征性使用，例如一件第43类的餐饮商标面临撤三时，仅能提供有限的几份发票，这样的行为就很有可能涉嫌非真实的象征性使用。那么有真实使用的意图，但实际的使用行为又该如何认定呢？如果我们能证明为使用进行了大量的准备工作，此时虽然没有进行实际使用，但能有证据能表明其有真实使用的意图，此时商标也有可能会得到维持。合法使用即使用行为必须合乎法律规定，比如商标注册在电子书刊上，但实际出版书刊涉及的全是涉黄、涉恐的非法内容，这类的使用证据也不会被认可。最后该使用行为必须是商标性使用，商标最主要的功能便是辨识商品和服务的来源，如果没有起到辨识商品和服务的来源，就不能认为是商标性使用，例如仅有商标转让和许可行为，在报纸、杂志上刊登享有商标专用权的声明等。

（四）使用不当丧失显著特征

《商标法》第十一条规定了注册商标必须要具备商标的显著性特征，当我们使用不当使得商标被淡化丧失了显著特征，我们的商标就将面临被撤销的风险。实践中被淡化的知名注册商标有优盘、千页豆腐、席梦思、阿司匹林等。以“优盘”为例，商标退变为商品通用名称的原因主要为三点：（一）商标中含有原有商品的通用名称，固有显著性不强；（二）商标权人确实把商标当成商品名称使用；（三）没有及时阻止其他同类商品经营者使用这个商品名称。对于企业来说，避免商标淡化成通用名称，在注册时就尽量选择商标性比较强的进行注册，若选择了显著性较弱的标样进行注册，在使用时注意添加相应的注册标记并在商标后添加相应的通用产品名称。如果发现有同类经营者使用了此类商标，就要及时进行制止，才能有效的防止自身的商标被淡化。

三、注册商标进行维权的风险

我们是否获得了注册以后，他人使用我们商标的行为就会构成侵权需要承担相应的赔偿责任呢？实际情况是他人使用了我们的注册商标也不一定会构成侵权，比如商标中含有通用名称，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。又比如他人在我们申请注册商标之前，已经实际使用了该商标并获得了一定的影响力，我们也不能禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标。如果他人的行为构成了商标侵权，又是否需要承担相应的赔偿责任呢？如果请求被控侵权人进行赔偿，法院有可能要求请求人提供三年内的使用证据，如果不能提供，被控侵权人无需承担赔偿责任。还有如果销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，可以主张善意使用，不承担赔偿责任。下面我们以“燕京旅游“商标案为例来具体看看商标维权中存在的风险。燕京智汇（北京）国际旅行社有限公司（下简称燕京智汇公司）拥有注册在"旅行社”等服务上“燕京旅游“商标。北京燕京国际旅行社有限公司（下简称北京燕京公司）在自身运营的微信公众号“燕京国旅”以及在飞猪上开设的自营店铺"北京燕京国旅”进行旅行相关服务，燕京智汇公司认为该行为侵犯了自身的商标专用权，提起了商标侵权诉讼。北京燕京公司在接到了应诉通知以后，随即递交了“燕京旅游”商标的撤销申请。一审、二审法院均认为北京燕京公司的行为构成了商标侵权，判令北京燕京公司停止侵权，并赔偿损失。北京燕京公司认为燕京智汇公司在3年内并未实际使用“燕京旅游”商标，对需要承担赔偿责任的判决不服，提起了再审，并且在再审的审理过程中“燕京旅游”商标也因连续三年未使用被商标局撤销注册，最终再审法院认为北京燕京公司无需停止使用“燕京国旅"，亦无需承担相应的侵权赔偿责任。上述案件提示我们在进行商标维权时，首要考虑的是自身商标权利的稳定性，提起商标侵权诉讼就等于是吹响了双方开战的号角，被控侵权人一定会进行全面的抗辩，其中打击我们权利的有效性又是一劳永逸的绝佳办法，如果我们商标权利稳定性存在问题的情况下，发起相应的维权行为时要十分的慎重，以免发生维权不成反而导致自己的商标被撤销或者无效。