刘庆辉 | 如何通过SEP诉讼解决SEP许可纠纷？——办案体验和认识

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标准必要专利许可纠纷是复杂的案件类型，有许多热点和难点，备受业内关注，在3月9日的大会上，安杰世泽律师事务所合伙人刘庆辉为大家介绍和分享办理SEP诉讼案件的体验和认识。知产前沿新媒体现将刘律师的发言内容整理成文，供知识产权从业人员学习交流。

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目次

   一、理性认识SEP诉讼在解决SEP许可纠纷中的作用（一）SEP诉讼的类型及作用（二）OPPO v. SHARP 案及其启示二、合理利用管辖权异议制度三、谨慎对待禁诉令与反禁诉令四、适时提出合理的诉讼主张：许可费及计算方法（一）向法院提出费率主张，并附计算方法（二）Top-down法（三）可比协议法五、总结：通过诉讼和谈判达成许可协议

一、理性认识SEP诉讼在解决SEP许可纠纷中的作用

（一）SEP诉讼的类型及作用

当SEP许可谈判陷入僵局时，为了推动谈判进程，引入SEP诉讼以打破僵局是必要的。SEP诉讼大致有四种类型：侵权之诉、费率之诉、反垄断之诉、复合诉讼。侵权之诉由权利人发动，请求禁令救济和损害赔偿，此种诉讼一旦提起，就会对实施人构成压力，对许可谈判进程产生重大影响。费率之诉通常由实施人提起，请求法院裁决费率和颁发禁诉令、禁执令，禁止专利权人提起新的诉讼或者申请执行已有诉讼中法院做出的判决，以此在一定程度上抵消专利权人提起的侵权之诉带来的压力。特定情况下，专利权人也可能提起费率之诉，请求法院裁决费率。反垄断之诉通常由实施人发动。当实施人认为专利权人通过禁令之诉寻求高价许可、涉嫌垄断时，向法院提起反垄断之诉，请求法院认定专利权人的行为构成垄断行为，并请求损害赔偿。反垄断之诉对专利权人会形成较大的压力。复合诉讼比较少见，其目的是为了一揽子解决问题。典型的案例是高通诉魅族案，该案中，高通公司提出三项诉讼请求：（1）确认高通公司向魅族公司提出的《中国专利许可协议》不违反旧《反垄断法》第十七条；（2）确认其许可条件符合FRAND承诺，判令将该许可条件作为双方达成许可协议的主要条款；（3）判令被告支付损失赔偿金。这三个诉讼请求的性质各不相同，是杂糅在一起的，不同于常规的诉讼，目的是为了一揽子解决全部问题。北京知识产权法院受理了该案，最后因当事人和解、撤诉结案。

（二）OPPO v. SHARP 案及其启示

案件的大致事实是：SHARP首先于2020年1月在海外提起专利侵权诉讼，主要是日本、德国和台湾地区，请求损害赔偿。OPPO于2020年2月向深圳市中级人民法院（简称“深圳中院”）提起诉讼，认为SHARP在海外提起诉讼的行为损害了OPPO的合法权益，构成侵权行为，请求损害赔偿；后又提交《补充起诉状》，请求法院就SHARP的全部标准必要专利（简称“SEPs”）裁决全球许可条件（包括费率）。OPPO的诉讼请求有两项：一为侵权损害赔偿，二为裁决全球许可条件。SHARP随后于8月份提出管辖权异议，深圳中院于2020年10月作出裁定书，驳回管辖权异议，同时颁发禁诉令，禁止SHARP提起新的诉讼，要求新的司法禁令或类似的救济措施。SHARP不服，提起上诉，最高人民法院于2021年8月作出裁定书，驳回SHARP的管辖权异议。最终，双方经多轮协商，并在深圳中院的调解下于2021年9月份达成许可协议。双方为什么能达成许可协议，实现和解？可能有以下几点原因：1. 双方在海内外提起的一系列诉讼给双方都带来了一定的压力，使得双方后续的谈判进展加快了。2. 深圳中院以调解促谈判，发挥了一定作用。3. 该案是国内首例要求裁决全球许可费率的案件，涉及数百个标准必要专利，如何审理，如何裁判，审理期限会有多长，都无法预期。相比较而言，通过谈判达成和解、解决双方之间的纠纷更为可控，这可能也是促使双方和解的重要因素。这个案子给我们两点启示：第一，在许可谈判陷入僵局的情况下，提起诉讼是打破僵局的有效方式，可以在一定程度上促进双方的谈判，促进SEP许可纠纷的解决。第二，虽然诉讼是解决许可纠纷的有效方式，但是当事人对法院裁决费率也不应抱以过高的期待，裁决费率是非常复杂的一项工作，审理期限、裁决结果无法预期，因此，在认真对待诉讼的同时，加快许可谈判进度，争取达成许可协议是比较务实的做法。

二、合理利用管辖权异议制度

提起管辖权异议，一方面可以解决管辖权问题，另一方面可以把战线拉长，为诉讼做好充足准备，也可以为许可谈判争取更多时间。在OPPO诉SHARP案中，SHARP提出了管辖权异议，原因有几点：第一，SHARP认为深圳中院对侵权纠纷没有管辖权。根据我国《民事诉讼法》的有关规定，侵权纠纷由侵权行为地或被告住所地法院管辖，侵权行为地包括侵权行为实施地和结果发生地。OPPO主张SHARP提起诉讼的行为构成侵权行为，然而诉讼行为实施地日本、德国和台湾地区，结果地也在日本、德国和台湾地区，被告住所地在日本。因此，SHARP认为深圳中院对侵权纠纷没有管辖权。第二，SHARP认为深圳中院对专利许可纠纷没有管辖权。SHARP认为专利许可纠纷本质上是合同纠纷，OPPO 实施了SHARP的专利，但没有付费，根据我国法律及司法解释的有关规定，属于不完备合同，需要法院对许可条件作出裁决，以此补充和完善合同。根据我国《民事诉讼法》的有关规定，合同纠纷应当由合同履行地或被告住所地法院管辖，在协议尚未签订的情况下，不存在履行问题，而被告住所地在日本，因此深圳中院对专利许可纠纷没有管辖权。即使有管辖权，鉴于双方对许可事项未进行实质性协商，还有许多SEPs根本未经磋商，该案不符合立案标准，而且SHARP亦不同意法院裁决许可条件。深圳中院认为深圳市属于涉案专利的实施地，亦是许可磋商地，因此对专利许可纠纷具有管辖权。对于侵权纠纷，深圳中院认为OPPO的请求不属于典型的侵权请求权，实际上属于缔约过失赔偿责任请求权，可以一并解决。SHARP对深圳中院的管辖权异议裁定不服，提起上诉。最高人民法院驳回了SHARP的上诉，理由是专利许可纠纷同时具有侵权纠纷和合同纠纷的性质，但整体上更具有合同纠纷的性质，基于纠纷的性质，可以结合专利的授予地、实施地、专利许可合同的磋商地、签订地、履行地以及可供扣押财产的所在地确定管辖法院，深圳市属于专利实施地、许可合同磋商地，因此对专利许可纠纷具有管辖权，但是对SHARP就侵权纠纷的管辖提起的上诉，未予评述。虽然SHARP挑战深圳中院的管辖权没有成功，但把战线拉长了，为做好诉讼准备争取了更多的时间，为双方的许可谈判也争取了更多的时间。事实上，管辖权异议纠纷刚刚结束，双方就达成了许可协议。因此，在SEP诉讼中提起管辖权异议是非常重要的一项工作，意义重大。

三、谨慎对待禁诉令与反禁诉令

近几年来，中国法院颁发了若干个禁诉令和禁执令，典型的有以下几个：案例1：在华为诉康文森案中，最高人民法院于2020年8月28日颁发禁执令，禁止康文森申请执行德国杜塞尔多夫地区法院的一审判决书，如有违反处每日罚款100万元人民币。案列2：在小米公司诉交互数字公司（InterDigitalInc，IDC）案中，武汉中院针对交互数字公司颁发了禁诉令，而印度法院则针对小米公司颁发了反禁诉令，违反禁诉令和反禁诉令都要承担后果，当事人双方处于非常尴尬的境地。案例3：在OPPO诉SHARP案中，深圳中院颁发了禁诉令，禁止SHARP提起新的诉讼，要求新的司法禁令或类似的救济措施。禁诉令和反禁诉令虽有一定的作用，但应当客观看待，谨慎运用，理由如下：第一，虽然各国法院都强调禁诉令只是禁止当事人的诉讼行为，并不会对其他国家的司法造成影响。然而，事实上禁诉令不可能对他国司法不产生影响。诉权是一个国家赋予当事人的法定权利，禁诉令相当于剥夺了当事人法定的权利，对该国的司法不可能没有影响。第二，是否必须用禁诉令来抵御侵权诉讼禁令的威胁，值得讨论。如果标准必要专利权人没有遵循FRAND原则，法院在侵权之诉中是否会颁发禁令？可能性很低。根据我国的司法规则，法院不太可能颁发禁令。根据欧盟法院处理华为诉中兴案确定的规则，欧盟国家对于此种情况颁发禁令的可能性也不高。如果标准实施人遵循了FRAND原则，法院在侵权之诉中是否会颁发禁令？可能性也很低。因此，关键在于双方在许可谈判中是否遵循了FRAND原则，尽到FRAND义务。如果实施人遵循了FRAND原则，尽到了FRAND义务，侵权诉讼中禁令的风险很小。虽然禁诉令是实施人可以运用的利器，在一定程度上可以抵消侵权之诉带来的压力，但其作用也会被反禁诉令抵消。第三，禁诉令和反禁诉令是一把双刃剑，就像小米公司诉交互数字公司案一样，武汉中院颁发了禁诉令，而印度法院颁发了反禁诉令，违反禁诉令和反禁诉令都要承担后果，当事人双方处于难堪的境地。

四、适时提出合理的诉讼主张：许可费及计算方法

（一）向法院提出费率主张，并附计算方法

适时向法院提出费率主张，并附上计算方法，是必要的。一方面，它能够为法院的审理提供事实基础；另一方面，它会给对方当事人造成一定的心理压力，对方当事人不清楚法院对该费率主张和计算方法会持何种态度，由此也可能对许可谈判进程起到加速的作用。

（二）Top-down法

关于Top-down法，有几点需要强调：第一，费率的计算公式是：费率=累积费率ⅹSEP的占比（权利人的SEPs占全部SEPs的比例）第二，费率是否需要区分地域而有所不同？是否要按照发达国家、中国大陆、其他欠发达国家，分几个档次？这些问题都值得讨论。南京中院在华为诉康文森案中认为4G全球累积费率为6%-8%，中国大陆地区按6.5折计算，可见其对费率是区分地域和档次的。第三，SEP的占比如何计算，也是一个难题。在华为诉康文森案中，南京中院只对分子挤水分，但认为分母太大，无法挤水分。这个是否合理，也可以讨论。只对分子挤水分可能会造成一个后果，客观上会鼓励实施人去提起专利无效宣告请求，如果提起无效宣告请求后能够将一部分专利宣告无效，就可以为法院作出对己有利的裁判提供基础，也可以为许可谈判增加筹码。采用什么方法确定SEP的占比更加合理，值得关注和讨论。一个最简易的方法是，对分子、分母都不挤水分，一视同仁。当然，仅仅根据SEP声明的数量而不考虑必要率和专利质量来确定占比，可能并不公平。而且，也会引发新的问题，专利权人在声明SEP时可能会过度声明、虚假声明。因此，如果要挤水分，则同时对分子、分母挤水分，可能更加合理，这可能需要借助于第三方数据来进行。

（三）可比协议法

理论上，我们说可比协议法是一个很好的方法。但是，运用可比协议法也有难处。首先，各个公司的情况不同，而且存在着交叉许可的情况，协议是否可比，并不确定。其次，许可协议中往往具有保密条款，在许可谈判中当事人不能随意披露，除非法院责令当事人提交，否则可比协议法的适用会非常困难。

五、总结：通过诉讼和谈判达成许可协议

SEP诉讼在解决SEP许可纠纷中具有积极的作用，但对其作用应当理性看待，不应过度期待。尤其是在专利许可纠纷案件中，当事人不要过高期待法院裁决许可费率，法院审理程序漫长，裁决结果不可控，商业问题通过商业谈判来解决，可能是更为实务的做法。因此，在纠纷处理方法上，要坚持两手抓，一手抓诉讼，一手抓谈判，通过诉讼促进谈判，争取达成许可协议。